En el mes de enero se ha implementado en la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM) los procedimientos administrativos de nulidad y caducidad que ha exigido la incorporación de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europea y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, cuyo instrumento de transposición fue el Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre.
Conforme a ello, a partir de enero de este año a través de un procedimiento administrativo, las personas interesadas pueden solicitar la nulidad y caducidad de marcas ante la Oficina Española de Patentes y marcas. Hasta ahora era necesario acudir a la vía judicial, con este procedimiento se hace más accesible y ágil obtener la nulidad y caducidad de marcas.
En lo que respecta a la nulidad administrativa a través de este procedimiento se podrá declarar la nulidad de un registro de marca, nombre comercial o internacional con efectos en España. Únicamente se podrá declarar la nula una marca por causas de nulidad absoluta, es decir:
- La marca está incursa en las prohibiciones absolutas que establece la ley, o
- Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiese actuado de mala fe.
Dentro de la nulidad es necesario diferenciar la solicitud de nulidad absoluta o relativa. En este sentido, se entenderán incursas en las prohibiciones absolutas las marcas compuestas por:
- Signos cuya representación no permita determinar con claridad y precisión el objeto de la protección.
- Signos carentes de carácter distintivo.
- Signos genéricos, en cuanto constituyan la designación del género o especie de los productos o servicios a los que se destine la marca, y los signos compuestos exclusivamente por menciones o indicaciones que en el comercio o en el lenguaje corriente hayan llegado a constituir la denominación necesaria o usual del producto o servicio de que se trate.
- Signos descriptivos, compuestos exclusivamente por signos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otras características de los productos o servicios.
- La forma u otra característica que vengan impuestas por la naturaleza del propio producto o que se produzcan un resultado técnico o que den un valor esencial al producto.
- Signos que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.
- Signos que puedan inducir al público a error.
- Denominaciones de origen, indicaciones geográficas, términos tradicionales de los vinos o especialidades tradicionales garantizadas que estén protegidos por normativa nacional, europea o internacional que impida su registro.
- Signos que consistan o reproduzcan en lo esencial la denominación de una obtención vegetal anterior registrada, cuando se solicite para obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas.
- Signos que reproduzcan o imiten los escudos, banderas y emblemas municipales, provinciales, de las Comunidades Autónomas, del Estado español y de otros Estados a menos que medie la debida autorización.
Signos que incluyan insignias, emblemas o escudos, distintos de los relacionados en el apartado anterior y que sean de interés público, salvo que exista autorización.
En los casos de solicitudes de nulidad absoluta basadas en la mala fe, este concepto debe interpretarse según las pautas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La solicitud de nulidad absoluta se podrá presentar en cualquier momento ya que no tiene plazo de prescripción debido a la naturaleza de los intereses que pretenden protegerse.
Por otro lado, el registro de una marca, marca comercial o marca internacional con efectos en España se podrá declarar nulo por causas de nulidad relativa, cuando:
- La marca registrada sea idéntica o similar a una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado y la marca posterior se hubiera registrado para productos, servicios o actividades idénticos o semejantes a los protegidos por estos signos anteriores, existiendo entre ellos un riesgo de confusión en el público consumidor.
- La marca registrada sea idéntica o semejante a una marca o nombre comercial anterior renombrado.
- La marca se preste a confusión con una marca no registrada, pero que sea notoriamente conocida en España.
- La marca consista en el nombre civil o en la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante.
- La marca consista en el nombre, apellido seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.
- La marca reproduzca, imite o transforme creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial.
- La marca se preste a confusión con el nombre comercial, denominación o razón social que identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, siempre que exista un uso o conocimiento notorio en el territorio nacional.
- Exista una solicitud anterior de denominación de origen o de indicación geográfica, sometida al Derecho nacional o de la Unión, siempre que sea finalmente registrada y la persona autorizada según tal normativa tenga derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.
- Cuando la marca hubiera sido registrada por el agente comercial o representante en España del titular de dicha marca y no cuente con el consentimiento de éste.
El plazo para presentar una solicitud de nulidad relativa será de 5 años desde que el titular al signo anterior afectado hubiera conocido y tolerado el uso de la marca posterior, cuya nulidad se solicita.
En tercer lugar, a través de un procedimiento de caducidad se podrá declarar la caducidad de un registro de marca como consecuencia de las circunstancias que se hayan producido de manera sobrevenida, con posterioridad al registro, que pueda estar incurso en las causas de caducidad que recoge la ley. En todo caso se podrá declarar la caducidad en los siguientes casos:
- Cuando la marca lleve más de 5 años registrada y no haya sido objeto de un uso efectivo, no existiendo una causa justificada para la ausencia de uso.
- Cuando la marca, debido a la actividad o inactividad de su titular, se haya convertido en el comercio en la designación usual de un producto o un servicio.
- Cuando la marca pueda inducir a error al público, consumidor, especialmente sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica, debido al uso que se ha realizado de la marca.
La solicitud de caducidad se podrá presentar en cualquier momento, en tanto en cuanto, no existe un plazo de prescripción.
Estos son los procedimientos que existen para declarar de forma administrativa la nulidad o caducidad de una marca. Además, conforme a la norma el plazo máximo que dispone la OEPM para resolver los procedimientos es de 24 meses para los procedimientos de nulidad y 20 meses para los procedimientos de caducidad.
Desde EDMLEGAL tenemos amplia experiencia en estos servicios por tanto, si tienes alguna duda envíanosla.